对于是否为同样发明创造专利侵权认定

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2020）最高法知民终1437号

上诉人（原审原告）：万杰智能科技股份有限公司。住所地：河南省襄城县紫云镇孙祠堂村。

法定代表人：王晓杰，该公司董事长。

委托诉讼代理人：张建东，河南科技通律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张长波，河南科技通律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：任县西兴机械厂。经营场所：河北省邢台市任县天口镇西甄庄村。

经营者：张立召，男，1982年9月8日出生，汉族，住河北省邢台市任县。

委托诉讼代理人：尹国忠，河北晓阳合众（任县）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：姜羽冰，河北晓阳合众（任县）律师事务所律师。

上诉人万杰智能科技股份有限公司（以下简称万杰公司）与被上诉人任县西兴机械厂（以下简称西兴机械厂）侵害实用新型专利权纠纷一案，河北省石家庄市中级人民法院于2018年12月28日作出（2018）冀01民初1422号民事判决，万杰公司不服提起上诉，河北省高级人民法院于2019年5月21日作出（2019）冀知民终18号民事裁定，撤销河北省石家庄市中级人民法院（2018）冀01民初1422号民事判决，发回河北省石家庄市中级人民法院重审。万杰公司不服河北省石家庄市中级人民法院重审后于2020年3月9日作出的（2019）冀01知民初782号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年8月31日立案后，依法组成合议庭，于2021年1月13日公开开庭进行了审理。上诉人万杰公司的委托诉讼代理人张长波，被上诉人西兴机械厂委托诉讼代理人尹国忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

万杰公司上诉请求：请求撤销原审判决，依法改判支持其诉讼请求。

事实和理由：（一）原审判决对是否为同样发明创造的对比方式错误，进而得出错误的事实认定。在判断是否为同样发明创造时，原审法院将涉案ZL201320471857.2号的“自动抓取摆盘机”实用新型专利全部权利要求1-14项所包含的全部技术特征与ZL201310337356.X号的“自动抓取摆盘机”发明专利权利要求1的技术特征相对比，这是明显的对比方式错误。对于专利而言，每一项权利要求都是由技术特征组成一个技术方案，专利保护的是由技术特征组成划定的技术方案，而不是技术特征。一个授权专利可以有多个技术方案，也就是由独立权利要求以及进一步限定的各从属权利要求组成。在判断是否是同样的发明创造时，应当以一个技术方案与另一个技术方案相对比，看两者是否存在不同，具体是以一个权利要求中所包含的技术特征与另一个权利要求所包含的技术特征相对比，而不是把一个专利中的全部权利要求的全部技术特征作为一个整体与另一个专利权利要求的全部技术特征相对比。《专利审查指南》第二部分第三章第6项规定：“为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。”通过对比ZL201310337356.X号的“自动抓取摆盘机”发明专利的权利要求1与涉案ZL201320471857.2号的“自动抓取摆盘机”实用新型专利的任何一项权利要求，发明的权利要求1的保护范围比实用新型专利任何一项的权利要求的保护范围都要小。虽然两者主题名称一样，说明书一致，甚至侵权实物为同一款产品，但实际上权利要求的保护范围不同，两者不是同样的发明创造。原审法院认为两专利是同样的发明创造是认定事实错误。（二）原审判决适用法律错误。《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第九条是在授权、确权程序中，认定专利是否能够授权及是否应被无效的条款。原审法院在侵权诉讼中依据该条驳回万杰公司的诉讼请求，适用法律错误。首先，ZL201310337356.X号发明专利的授权日在ZL201320471857.2号实用新型专利的授权日之后，发明专利是经过实质审查后授权的，在专利侵权程序中法院不应当对发明专利效力进一步审查，否则超出职权范围。对于涉案实用新型专利，其授权日在ZL201310337356.X号发明专利前，即使认定二者是同样的发明创造，也不应当认定二者是待定状态，在后取得的专利权不影响在先专利权。其次，最高人民法院《关于在专利侵权诉讼中能否直接裁判涉案专利属于从属专利或者重复授权专利问题的复函》指出：“人民法院审理专利侵权纠纷案件时，无须在判决书中直接认定当事人拥有或者实施的专利是否属于某项专利的从属专利，也不宜认定是否属于重复授权专利。”原审法院明显违背了“不宜认定是否属于重复授权专利”的意见。再次，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第一条规定：“在权利人据以主张的专利权未被宣告无效之前，其权利应予保护，不得以该专利权不符合专利法相关授权条件、应被宣告无效为由作出裁判。”最后，河北省高级人民法院在（2019）冀知民终18号民事裁定书明确指出本案适用专利法第九条第一款没有法律依据，发回重审后原审法院在基本事实没有改变的情况下依然适用专利法第九条第一款进行裁判，明显适用法律错误。另外，原审判决仅依照专利法第九条第一款规定直接判决，并非依照《中华人民共和国民事诉讼法》条款驳回万杰公司诉讼请求，适用法律错误。（三）涉案产品落入万杰公司专利权保护范围。由西兴机械厂制造并销售的涉案产品，经对比落入涉案专利权保护范围，构成专利侵权。西兴机械厂应当立即停止侵权并赔偿上诉人的各项损失。